terça-feira, 22 de março de 2011

Marca e nome empresarial: conflitos e abordagem da jurisprudência do STJ

Recentemente, decisão do STJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, enfrentou a questão do conflito entre marca e nome empresarial. A decisão, declarando a inexistência de conflito no caso em julgamento, ressaltou que eventual colidência entre nome empresarial e marca não se resolve meramente pelo princípio da anterioridade, devendo haver também a aplicação dos princípios da territorialidade e da especialidade.

Sempre com o intuito de esclarecer e tornar acessíveis a nossos leitores os temas mais modernos discutidos na jurisprudência, o blog direito empresarial preparou um artigo especial que aborda essa matéria de modo claro e didático.

Os conflitos entre os diversos meios pelos quais os empresários se apresentam – ou apresentam seus produtos e serviços – à sua clientela, são matéria que costumeiramente aparece nos julgados de nossos tribunais. Uma das mais recentes, foi a decisão do STJ a que anteriormente aludimos, citada na página de notícias deste tribunal.

O aspecto mais interessante que nos traz a decisão mencionada consiste em elencar alguns parâmetros para a resolução desses conflitos, especialmente quando ocorrem entre marcas e nomes empresariais.

Para explicarmos a nosso leitor como esse tipo de conflito opera na prática, precisaremos inicialmente definir os institutos e situar as hipóteses em que o embate ocorre na prática, para depois apresentarmos as formas de sua resolução preconizadas na doutrina e na jurisprudência.

Nome empresarial, título de estabelecimento e marca

Como se sabe, não se confundem nome empresarial, título de estabelecimento e marca.

O nome empresarial designa o empresário, ou seja, aquele que exerce a atividade empresarial; constitua-se este como um empresário individual (pessoa física) ou como uma sociedade empresária personificada (pessoa jurídica empresária)

O título do estabelecimento, como o próprio nome revela, designa o estabelecimento, isto é, o conjunto de bens (universalidade de fato) utilizado pelo empresário para os fins do exercício da atividade empresarial.

Já a marca designa o produto ou o serviço oferecido pelo empresário à sua clientela.

Representando graficamente, adaptando para o caso a forma dos círculos concêntricos proposta por Waldemar Ferreira, teríamos o seguinte:

A visualização do esquema gráfico anteriormente transcrito nos dá a ideia da abrangência e do relacionamento de cada qual dos institutos mencionados. Consigne-se, porém, que o conflito pode se dar entre quaisquer deles (p.ex.: entre duas marcas, nomes ou títulos; entre marca e nome, marca e título, título e nome ou marca e nome). Obviamente, neste artigo daremos ênfase aos conflitos entre nomes empresariais e marcas.

Vista a definição dos institutos, passemos a definir como o conflito se caracteriza.

O conflito: elementos para sua caracterização

O principal elemento a se extrair de um determinado caso concreto com o fim de se verificar a existência de um conflito é a viabilidade ou possibilidade de que os elementos de nomes ou marcas venham a causar confusão ao consumidor e, por consequência, gerar a viabilidade de captação ilícita da clientela entre empresários.

É bem verdade que a proteção do consumidor não é o único motivo do resguardo legal à exclusividade do uso da marca ou do nome empresarial, dado que o uso ilegal de tais sinais distintivos pode causar outros problemas, tais como abalo no crédito que outro empresário goza em sua praça ou perante seus fornecedores e outros proveitos econômicos indevidos. A própria decisão do STJ a que anteriormente fizemos alusão relata que:

A ministra Nancy Andrighi observou que a proteção tanto da marca quanto do nome comercial tem a dupla finalidade de proteger os institutos contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

A viabilidade ou possibilidade de confusão, no entanto, pode ser um difícil problema na prática, pois muitas vezes não é tão simples saber quando determinada marca ou nome detêm semelhança tal que efetivamente possam levar o consumidor a erro. Sobre isso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em suas diretrizes de análises de marcas, item 3.4.4, menciona o seguinte:

No exame da registrabilidade de sinais constituídos por elementos de fantasia integrantes de títulos de estabelecimentos, ou de nomes de empresas serão observadas as seguintes diretrizes, no que respeita ao requerente do pedido de registro e à constituição da marca:

  • Se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou do nome de empresa no qual está inserida a marca pretendida, ou terceiro por ele autorizado;
  • Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
  • Se a marca solicitada atende às condições de distintividade e de liceidade.

Na análise de colidência, resultante da impugnação por terceiros, o examinador do INPI observará:

  • A quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa;
  • O grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas próprias constituições;
  • O grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas.

Havendo possibilidade de confusão ou associação indevida entre os elementos, se:

  • A prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a impugnação será rejeitada;
  • A prioridade militar em favor do impugnante e existir possibilidade de confusão ou associação de qualquer natureza, a impugnação será acatada;
  • Ambas as partes forem legitimadas a requerer registro para a marca no ato do depósito, a decisão será favorável à parte que primeiro obteve proteção ao título de estabelecimento ou nome de empresa;
  • A marca objeto do requerimento for mera variação de outra anteriormente registrada e o requerente tiver legitimidade para registrá-la, a impugnação será rejeitada;
  • A marca pretendida for depositada anteriormente à constituição do título de estabelecimento ou nome de empresa do impugnante, a impugnação será rejeitada, ainda que o depositante da marca não seja titular de título de estabelecimento ou nome de empresa que contenha o sinal requerido como marca.

Se positivado o conflito entre nome empresarial e marca, diante da possibilidade concreta de que uma confusão ao consumidor possa ser gerada, devemos verificar quais os critérios para a solução da contenda. Para isso, porém, devemos analisar previamente os sistemas de proteção do nome empresarial e das marcas, juntamente com suas limitações.

Nomes e marcas: sistemas de proteção e limitações

Embora relacionados, nomes empresariais e marcas são protegidos, em nosso ordenamento, por sistemas distintos.

O nome empresarial é protegido pelo sistema de Registro de Empresas, regulando-se nos termos dos arts. 1.155 e seguintes do Código Civil, da Lei 8.934/94 e do Decreto 1.800/96.

No âmbito desse sistema de proteção, o direito à exclusividade do uso do nome empresarial:

  1. É obtido  a partir do arquivamento da declaração de empresário individual, do ato constitutivo de sociedade empresária ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome, desnecessário qualquer outro registro para tanto;
  2. É limitado ao Estado em cuja Junta Comercial foi promovido o respectivo registro (art. 1.166 do Código Civil e art. 61, §1º, do Decreto 1.800/96), ressalvando-se eventual possibilidade de ampliação;
  3. Não há expressa limitação legal à proteção de exclusividade do uso do nome empresarial em relação ao campo econômico em que se exerce a atividade empresária, embora muitas decisões jurisprudenciais também relativizem, nos casos concretos, tal abrangência. [1]

Por sua vez, as marcas são protegidas pelo sistema de Registro de Propriedade Industrial (Lei 9.279/95), a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no qual temos os seguintes aspectos a considerar:

  1. A proteção da marca é derivada, em princípio, do registro específico junto ao INPI;
  2. Não há limitação territorial da proteção à marca, dado que o registro no INPI abrange todo o território nacional;
  3. A proteção ao uso exclusivo da marca é restrita à classe em que esta é inserida, correspondendo a classe ao ramo de atividade empresarial exercida pelo titular da marca, ressalvados alguns casos, como os de marcas de alto renome, que têm proteção em todas as classes.

Resumidamente, temos que:

Essa dualidade de sistemas, com importantes distinções na forma de proteção, acaba por fornecer alguns critérios importantes para a solução de conflitos entre marcas e nomes empresariais, os quais vêm sendo adotados em alguns julgados e que serão vistos a seguir.

Os critérios para a resolução dos conflitos

Diante das características dos sistemas de proteção na forma supracitada, a jurisprudência vem se posicionando, como regra geral, pela aplicação de certos critérios que visam, em primeiro lugar, à determinar se os conflitos entre nomes empresariais e marcas são apenas aparentes e, portanto, se referidos elementos de identificação são passíveis de convivência sem necessidade de que se imponha judicialmente abstenção de uso, modificação ou dever de indenização.

Os dois principais critérios utilizados para a verificação da compatibilidade entre marcas e nomes empresariais são o da especificidade (ou especialidade) e o da territorialidade.

Isso quer dizer, em princípio, que marcas e nomes empresariais que apresentem elementos semelhantes ou idênticos não serão passíveis de exclusão mútua, por não causarem possibilidade de confusão, se os titulares respectivos atuarem em ramos econômicos distintos ou em âmbito territorial diferenciado.

Analisando o ramo específico da atividade dos litigantes, o próprio STJ já concluiu, aplicando o princípio da especificidade, pela possibilidade de convivência entre elementos idênticos usados entre marcas e nomes empresariais (e também entre elementos destes últimos), conforme a decisão seguinte:

Processo REsp 262643 / SP

RECURSO ESPECIAL 2000/0057551-8

Relator(a) Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 09/03/2010

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação.

2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos.

3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis.

4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego.

5. Recurso a que se nega provimento.

Outras decisões do STJ também já consideraram o princípio da territorialidade para concluir pela necessidade ou não de proteção nos casos concretos:

Processo REsp 971026 / RS

RECURSO ESPECIAL 2007/0171997-0

Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 15/02/2011

Ementa

NOME COMERCIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO COMO PROTEÇÃO A MARCA, ENQUANTO NÃO REGISTRADA NO INPI. REGISTRO NO INPI, SUPERVENIENTE, QUE NÃO PODE SER OBJETO DE CONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INADMISSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIANTE DE PETIÇÃO INICIAL CIRCUNSCRITA À PROTEÇÃO DE NOME E DE MARCA. JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Os artigos 61 do Decreto nº 1800/96 e 1.166 do Código Civil de 2002, revogaram o Decreto nº 75.572/75 no que tange à extensão territorial conferida à proteção do nome empresarial. Agora "A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 27/06/2005).

II - Os atos de concorrência desleal a que faz referência a recorrente consistiram, justamente, no uso indevido do seu nome comercial e da sua marca. As instâncias ordinárias explicaram que tal pretensão, porque ligada ao uso indevido de marca não registrada, não poderiam prosperar. Por isso reduziram o objeto litigioso. Não há aí qualquer vício de julgamento extra petita.

III - Se todo o processo se desenvolveu sob o pálio de uma suposta colidência entre os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial. O fato de a recorrente ter, em momento mais recente, promovido o registrado da marca no INPI pode suscitar uma nova discussão, relativa à colidência entre marca e nome comercial, mas assunto a ser examinado em um novo processo, se houver.

IV - Nos termos do artigo 462 do Código de Processo Civil, os fatos supervenientes à propositura da ação só podem ser levados em consideração até o momento da sentença (ou do acórdão), não em sede de recurso especial, inclusive por força da exigência constitucional do prequestionamento.

V - Recurso Especial a que se nega provimento.

Dessa forma, o fato a ser considerado é que, em havendo compatibilidade territorial (p.ex.: os contendores atuam em mercados situados em territórios distintos) ou distinção do ramo econômico em que os litigantes operam, a aplicação dos princípios da territorialidade ou da especialidade, na forma com que têm sido considerados pela jurisprudência do STJ, terão como efeito principal a declaração de que o suposto conflito entre elementos semelhantes ou idênticos de nomes empresariais e marcas é meramente aparente, podendo ambos conviver mutuamente, sem que se determine a supressão ou modificação de algum deles.

De forma subsidiária, resta a aplicação do princípio da anterioridade. É dizer, a anterioridade é um princípio que somente deverá ser aplicado se reconhecida a impossibilidade de coexistência harmônica entre elementos constantes de nomes empresariais e marcas (p.ex., quando a colidência se verifique entre marcas e nomes de dois empresários que atuem no mesmo ramo de atividade e no mesmo território).

A aplicação do princípio da anterioridade acarreta usualmente a imposição de abstenção de uso ou realização de  modificações (aditivas ou supressivas) ao titular do nome ou da marca com registro posterior. Além disso, acaba por determinar, alternativa ou cumulativamente, a condenação de uma das partes pelo uso indevido de elemento constante de nome ou marca anteriormente registrado. [2] Nesse sentido, cabe ver também a orientação da jurisprudência do STJ:

Processo AGEDAG 200601788805

AGEDAG - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 805623

Relator(a) ARI PARGENDLER

Órgão julgador TERCEIRA TURMA

Fonte DJE DATA:05/08/2008

Ementa

COMERCIAL. NOME COMERCIAL E MARCA. CONFLITO. Em havendo conflito entre nome comercial e marca, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior. Agravo regimental não provido.

Conclusões

Não se confundem marca e nome empresarial. Porém, podem conflitar os elementos que os compõem.

Em caso de colidência entre elementos constantes desses institutos, devem ser analisados os requisitos de proteção dos respectivos sistemas, verificando se há compatibilidade ao se analisar o território e o ramo de atividade em que o nome e a marca são empregados, de modo que se possa verificar a possibilidade de confusão ou de captação ilegal de clientela entre as partes litigantes. Se distintos o território e o ramo de atividade, a aplicação do princípio da territorialidade ou da especificidade acarretará a convivência entre nome e marca (aparentemente) colidentes.

Caso, porém, não seja excluída a viabilidade de confusão ou de captação ilegal de clientela pelos princípios da territorialidade e da especialidade, é de rigor a aplicação do princípio da anterioridade, determinando-se a supressão, ausência de uso ou modificação dos elementos componentes do registro mais recente, sem prejuízo de eventual indenização pelo uso indevido.

 


[1] Veja-se a sempre abalizada lição do Prof. Nilton Silveira: “Por outro lado, o nome empresarial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deve ser permitida a coexistência de nomes empresariais idênticos ou muito semelhantes mesmo para ramos diversos. Ora, se a exclusividade sobre o nome empresarial não está restrita a classes, podendo seu titular impedir que outro o utilize como tal, e decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo” (SILVEIRA, Nilton. Propriedade Intelectual. São Paulo: Manole, 2005).

[2] Não podemos deixar de consignar a existência de certa corrente jurisprudencial minoritária, com certas repercussões na doutrina, a qual preconizava que o registro de marca, mesmo que posterior, deveria prevalecer sobre o registro do nome empresarial. Não vemos razões para isso, uma vez que ambos os institutos merecem proteção de forma semelhante, além do que, tal conclusão poderia gerar toda sorte de comportamentos oportunistas no sentido de captação de clientela alheia.

7 comentários:

  1. Excelente texto, adorei as ilustrações. Parabéns. Denise Bueno

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  2. Muito bem elaborada a exposição!

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  3. Obrigado pelo texto. Bom trabalho.

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  4. A todos os leitores, meu agradecimento pelos elogios ao texto. A satisfação de nossos leitores é nossa maior alegria.

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  5. Parabéns pelo ótimo artigo.

    Grande abraço.

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  6. ótima abordagem diádica e de conteúdo professor! Parabéns Dr.!

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  7. ótima matéria, fiz bom proveito!!!

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